Frisdrank met een twist

Niks lijkt aantrekkelijker dan een merknaam te gebruiken dat lijkt op een bekend merk om zo mee te liften op diens succes. Wanneer dat bekende merk geen merkregistratie heeft en zijn merk ook niet bewaakt in een land, dan lijkt het helemaal rooskleurig om ongestoord je gelijkende merk aan de man te brengen. Of toch niet?

Het is 2012 wanneer de ondernemer Orszulak verschillende frisdranksmaken op de markt brengt onder de naam JOHN LEMON. Een jaar later dient hij het woord/beeldmerk JOHN LEMON in bij het Europese Merkenbureau voor onder andere frisdrank. De registratieprocedure verloopt voorspoedig en na 5 maanden heeft hij een merkregistratie op zak. In 2016 breidt Orszulak zijn merkregistratie verder uit met een Internationale Registratie in Oost Europa, Nieuw Zeeland en de USA. Op dat  moment wordt Yoko Ono Lennon gealarmeerd aangaande deze merkregistraties. Ono beheert de nalatenschap van haar wijlen man John Lennon. De naam John Lennon is op dat moment alleen als merk geregistreerd in de USA en Japan. Ono kan tegen de Amerikaanse merkaanvraag oppositie indienen maar zij kiest er voor om alleen het Uniemerk aan te vallen. Dit is een taktische zet omdat de Unieregistratie de basis is van de Internationale merkregistratie is. Indien de basis wordt doorgehaald, vervalt de Internationale merkregistratie ook.

Yoko Ono start een doorhalingsactie tegen de Uniemerkregistratie JOHN LEMON op basis van de wereldwijde bekendheid van de naam John Lennon. Daarnaast spant zij een rechtszaak aan tegen het gebruik van het merk. Ook dient zij een aanvraag in voor het merk JOHN LENNON in de EU. Terwijl deze procedures lopen, komen Ono en Orszulak tot een overeenstemming. Orszulak mag de naam JOHN LEMON niet meer gebruiken en alle JOHN LEMON merkregistraties worden overgedragen aan Ono.

Inmiddels heeft Orszulak de Uniemerken ON LEMON en JOHN IS ON laten registreren. Deze merken afzonderlijk nemen voldoende afstand van de merkregistratie JOHN LENNON. De frisdrankflessen krijgen op het etiket en op de dop de naam ON LEMON en in het verlengde van de dop wordt de tekst JOHN IS ON gezet.

Ono ziet dat de Instagram en Facebookpagina’s van Orszulak de naam JOHN LEMON nog steeds noemen. Zij doet een testaankoop en hieruit komt naar voren dat er nog altijd frisdrank te verkrijgen is met de naam JOHN LEMON en dat de ON-LEMON flessen in dozen worden geleverd met de naam JOHN LEMON er op. Ono stapt naar de rechter en vordert rectificatie en een terugroep actie want dit is in strijd met hun overeenkomst.

De rechter oordeelt dat de merken JOHN LENNON en JOHN LEMON overeenstemmend zijn en worden gebruikt voor identieke producten. De merken ON LEMON en JOHN IS ON staan geplaatst in elkaars nabijheid waardoor een verbinding wordt gemaakt met de woordelementen ‘JOHN’ en ‘LEMON’. Omdat het merk JOHN LEMON vanaf 2012 tot heden is gebruikt, kan de consument deze koppeling maken. Dit noemen we nawerking.De rechter verbiedt het gebruik van de merken JOHN LEMON en ON LEMON – JOHN IS ON in de EU. Inmiddels heeft Orszulak een rectificatie laten plaatsen op het internet.