Merkenuitglijders

“Darf ich hier bellen,” vroeg mijn oom bij een hotel in het pre-mobiele tijdperk, toen zijn auto het niet meer deed. De hoteleigenaar keek hem vreemd aan, want waarom wilde mijn oom juist hier een blaffende hond nadoen? Een uitglijder door onwetendheid is snel gemaakt en zo ook in merkenland.

Afgelopen tijd had ik een aantal klanten die hun bedrijfsnaam als merk wilden laten registeren. Bij twee van hen had ik mijn twijfels. De ene naam leek behoorlijk beschrijvend voor de diensten die werden aangeboden en de andere naam zou misleidend kunnen zijn. In zo’n twijfelachtige situatie is het fijn dat ik mijn casus kan voorleggen aan mijn merkencollega’s. Samen met hun reactie heb ik een aardige beeld of een merk wel of niet kan of twijfelachtig blijft. In het laatste geval wil ik ook het Benelux merkenbureau (BOIP) bellen voor hun mening. Mocht die ook weifelend reageren, dan zal mijn advies naar de klant zijn dat er een gerede kans bestaat dat het merk op absolute gronden zal worden geweigerd. En mocht het merk toch geaccepteerd worden voor registratie dan zal de beschermingsomvang veelal klein zijn.

Wat wij merkenadviseurs ook doen, zijn de beslissingen van het BOIP en het Europese Merkenbureau (EUIPO) in de gaten houden. Dit geeft inzichten op welke gronden merken worden geaccepteerd of geweigerd. Laatst zaten mijn collega en ik merken door te nemen die zijn geweigerd op grond van de betamelijkheid en billijkheid. We zagen de naam ‘JODEN’ voorbij komen dat voor sanitair artikelen door het BOIP was geweigerd. Het bleek om een Chinees bedrijf te gaan dat gespecialiseerd is in allerlei soorten keuken- en badkamerkranen en deze naam als bedrijfsnaam heeft. Maar ook Jaguar Land Rover werd door het Merkenbureau behoed voor een uitglijder. Zij wilde de oude naam Swallow Sidecar company, het bedrijf dat in 1945 was overgenomen door Jaguar, in een woord/beeldmerk vastleggen. Alleen, de afkorting SS in combinatie met het gevleugelde logo bleek geen goed idee en werd terecht geweigerd door het EUIPO. Vaak is het onwetendheid van een merkhouder om een merkindiening te doen terwijl de bewoording en/of afbeelding in een bepaald land een negatieve connotatie kan oproepen. Het is dan aan te raden om een linguïstisch onderzoek te doen en/of een merkenagent te raadplegen.

Bij misleiding is het niet altijd even evident of de naam als merk wordt geweigerd. Onlangs probeerde Ralph Lauren het merk RALPH’S COFFEE in het Europese merkenregister in te schrijven voor onder andere koffie, thee en chocolade. Het Bureau weigerde het merk voor thee en chocolade. Haar uitleg was dat de consument zou kunnen denken dat thee en chocolade onder het voorgestelde merk koffie zou kunnen bevatten wat meestal niet het geval is. Aangezien thee en chocolade in eenzelfde soort verpakking als koffie worden aangeboden, is de kans voor misleiding groter. We zien trouwens dat het EUIPO eerder een merk afwijst op absolute gronden dan het BOIP omdat het EUIPO te maken heeft met 28 landen en dus met verschillende talen en (historische) achtergronden.